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분쟁의시작  |    권리발생전 제3자의 침해  |    권리발생후 제3자의 침해  |    경고장 작성시 필수항목  |    경고장 받은자의 대응

경고장 보내기

 

1. 분쟁의 시작

 

지적재산권의 분쟁 즉, 침해의 발단은 권리자가 경고장을 발송하면서 시작된다.

경고장은 타인이 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권을 침해하고 있거나 공개된 특허출원, 의장등록출원된 내용과 동일한 것을 실시하고 있는 경우에 그 침해의 중단을 촉구하고 그렇지 않은 경우 적법 조치를 취할 것임을 경고하는 편지이다.
경고장은 후일 타인의 침해의 고의를 입증하기 위하여 내용증명으로 발송하는 경우가 많다. 고의가 인정되면 제3자는 형사처벌의 대상이 된다.

 

2. 권리발생전 제 3 자의 침해

특허, 실용신안, 의장, 상표 등과 같은 산업재산권은 특허청에 이를 출원하면 즉시 등록되는 것이 아니라 방식심사 및 실질심사 등과 같은 심사과정을 통해 등록 여부가 결정된다. 출원 후 권리 획득하기까지의 시간은 약 1-2년이 소요된다. 출원 중인 발명 등은 등록되기 전까지는 특허권 등과 같은 강력한 보호를 받을 수는 없지만, 타인이 출원된 내용과 유사한 기술, 물품을 실시하는 경우 출원인을 보호하기 위해 법은 일정한 권리를 보장하고 있다. 즉, 출원인으로 하여금 제3자에게 경고장을 발송하여 침해의 중지를 청구할 수 있는 권리를 부여하고 있다.

(1) 특허

경고장 발송은 특허권이 추후에 발생할 경우 손해배상청구의 근거가 되지만, 실질적으로 직접적인 권리를 행사할 수 있는 시기는 권리획득 후에만 가능하다. 침해자가 경고장을 받고도 침해 행위를 중단하지 않는다고 해서 당장 어떤 조치를 취할 수는 없으며, 출원 중인 발명의 심사를 거쳐서 등록된 후에 경고장을 받은 후 특허등록 전까지의 침해행위에 대해서 실시료(로얄티) 상당의 보상금을 청구할 수 있다. 만약, 제3자가 경고장을 받은 날로부터 침해행위를 중단하면 그 이후에는 별다른 문제가 발생하지 않는다. 공개된 발명을 제3자가 업으로서 실시하고 있는 경우 그 출원은 다른 출원에 우선하여 심사받을 수 있다. 따라서, 침해문제 때문에 조속한 권리확정을 원하시는 경우에는 제3자가 자기의 출원된 내용을 침해하고 있다는 증거를 우선심사청구서와 함께 특허청에 제출해야 한다. 만약, 출원이 미 공개된 경우에는 우선심사를 청구할 수 없으므로 선결과제로서 조기공개를 먼저 신청해야 한다.

(2) 실용신안

선등록제도에 의한 실용신안은 출원 후 약 3, 4개월이 소요된다. 그러나, 실용의 경우 무심사에 의한 등록이므로 실용신안권자의 실시만 보장할 뿐 타인의 실시행위를 적극적으로 금지시킬 수는 없다. 따라서, 제3자의 실시행위에 대한 제재를 위해서는 먼저 출원 또는 등록된 실용신안권에 대한 기술평가청구에 의해 심사관으로부터 무심사실용신안등록이 유효하다는 취지의
"등록유지결정서"를 받아야 하며, 그 등록유지결정서 등본을 첨부하여 침해자에게 경고를 해야 한다. 그렇지 않은 경우에는,
실용신안권자는 추후 그 실용신안등록이 무효되거나 취소되면 그 권리의 행사로 인해 타인에게 입힌 손해를 배상할 책임을 지게 된다.

(3) 의장

의장은 물품의 형상, 모양, 색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 느끼게 하는 것이므로, 의장 물품 출원후 심사를 거친후 약 10개월 후에 등록이 된다. 또한, 의장은 무심하는 의장이 있으므로, 의장 무심사 물품은 출원 후 약 2-3개월 후에 등록이 된다.
의장 무심사 물품은 비교적 디자인의 라이프 사이클이 짧은 의복, 사무용품, 직물지, 장식용 용기 등을 그 대상으로 한다.

 

3. 권리발생후 제 3 자의 침해

특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등을 권한이 없는 제3자가 업으로 실시하는 경우를 지적재산권의 침해라고 말한다. 이 경우 권리자는 제3자를 상대로 민, 형사상의 법적조치를 즉각 취할 수도 있지만, 경고장 방송 등을 통한 다양한 전략적 고려를 강구하는 경우도 있다.

(1) 선행요건

제3자의 침해 발견시 가장 먼저 선행되어야 할 사항은 최대한 많은 증거들을 수집해야 한다.

(2) 다각적 고려

즉각적인 민, 형사상 조치를 강구할 것인가 아니면 상대방의 진의를 파악할 것인가? 일반적으로 제3자의 침해 발견시
즉각적인민, 형사상의 조치를 취하기 보다는 경고장을 발송하는 것이 현명한 바, 그 이유는 다음과 같다.

a, 침해자의 답변내용에 의해 그 침해행위의 정당성 여부를 확인하여 보다 신중을 기할 수 있다.

b, 소송절차를 거치지 않고 침해를 하지 않겠다는 화해를 유도함으로써 시간 및 비용을 절감할 수 있는 기회를 가질 수 있다.

c, 경고장을 받은 후의 계속적인 침해행위에 대해서는 추후의 민, 형사상 소송절차에서 침해자의 고의를 용이하게 입증할 수 있다.

 

4. 경고장 작성시 필수항목

특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권 등을 권한이 없는 제3자가 업으로 실시하는 경우를 지적재산권의 침해라고 말한다. 이 경우 권리자는 제3자를 상대로 민, 형사상의 법적조치를 즉각 취할 수도 있지만, 경고장 방송 등을 통한 다양한 전략적 고려를 강구하는 경우도 있다.

(1) 선행요건

제3자의 침해 발견시 가장 먼저 선행되어야 할 사항은 최대한 많은 증거들을 수집해야 한다. 이러한 증거들은 추후 진행될
민, 형사상 대응 조치에서 주요한 증거물로 사용될 뿐만 아니라 침해 자체의 판단에 중요한 자료로 활용되기 때문이다.

(2) 다각적 고려

즉각적인 민, 형사상 조치를 강구할 것인가 아니면 상대방의 진의를 파악할 것인가? 일반적으로 제3자의 침해 발견시
즉각적인 민, 형사상의 조치를 취하기 보다는 경고장을 발송하는 것이 현명한 바, 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 침해자의 답변내용에 의해 그 침해행위의 정당성 여부를 확인하여 보다 신중을 기할 수 있다.

둘째, 소송절차를 거치지 않고 침해를 하지 않겠다는 화해를 유도함으로써 시간 및 비용을 절감할 수 있는 기회를 가질 수 있다.

셋째, 경고장을 받은 후의 계속적인 침해행위에 대해서는 추후의 민, 형사상 소송절차에서 침해자의 고의를 용이하게 입증할 수 있다.

 

5. 경고장 받은자의 대응

(1) 현명한 검토

권리자로부터 특허권 등의 침해에 대한 경고장을 받은 당사자는 이러한 경고장이 권리자의 주관적인 판단에 의한 것은 아닌지, 정당한 권리자인지, 권리의 객체가 존속하고 있는지 등의 판단 기회를 가져야 하므로, 경고장을 받았다고 해서 무조건 제품의 생산이나 상표의 사용을 중단할 필요는 없다.

(2) 검토시 고려 사항

특허청에 등록원부를 확인하는 것과 같이, 경고장 발송인이 정당한 권리자인지를 확인한다. 특허권이나 상표권 등이 현재 유효하게 존속하고 있는지의 여부를 확인한다. 자기가 실제로 발송인의 특허권 또는 상표권 등을 침해하고 있는지 판단한다. 이러한 침해여부의 조사는 본인이 판단할 수 없는 경우가 대부분이므로 되도록이며 전문가와 상의를 하여 양 기술의 동일성 여부, 양 상표의 동일, 유사성 등을 검토한다.

(3) 침해라고 판단되는 경우의 조치

타인의 지적재산권을 침해하는 것으로 판단되면, 즉시 그 실시를 중단하고 향후 권리자의 지적재산권을 침해하지 않겠다는 내용의 회신문을 권리자에게 보내는 것이 유리하다. 그 후 실시허락 또는 화해교섭, 권리양도, 설계변경 등의 조치를 강구해야 한다. 여기서, 유의해야 할 사항은 기술 자체는 침해로 판단되지만 지적재산권이 그 출원일 전에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 용이하게 발명할 수 있는 것인지를 파악하기 위해 선행기술을 서치하고 적절한 인용참증이 발견되면 이를 근거로 무효심판을 청구할 수도 있다.

(4) 비침해로 판단되는 경우의 조치

지적재산권 침해가 아니라고 판단되면, 내용증명으로 자신의 실시가 권리자의 지적재산권을 침해하는 것이 아니라는 취지의 답변서를 보내고, 추후의 민, 형사 소송에 대비하여 능동적으로 특허심판원에 대해 자신의 제품이 지적재산권의 권리범위에 속하지 않음을 확인하는 권리범위확인심판을 청구할 수 있다. 만약, 비침해임에도 부당하게 권리자가 침해라고 주장하여 업무상 손해를 유발시키는 경우에는 손해배상 등의 청구 및 명예훼손죄, 업무방해죄로 고소할 수도 있다.

(5) 실용신안권 침해를 이유로 하는 경고장을 답은 경우의 조치

이 경우에는 그 실용신안에 대한 기술평가청구가 있었는지, 그 결과 등록유지결정이 되었는지를 먼저 확인해야 한다. 기술평가에 의한 등록유지결정을 받지 않은 무심사등록에 의한 실용신안권자의 경고 행위는 권리 남용에 해당될 뿐만 아니라, 만약 그러한 권리행사로 인해 납품을 막는 등 영업상 심각한 손실을 초래한 경우에는 "업무방해죄"를 이유로 오히려 실용신안권자를 고소할 수도 있다.