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특허심판 들어가기  |    권리범위 확인심판  |    무효심판  |    이의신청  |    경고장 받은자의 대응
통상실시권 허여심판  |    상표등록 취소 심판  |    심판절차 일반

특허심판 청구

 

1. 특허심판 들어가기

 

특허 심판이란 특허출원 등에 관하여 특허청(심사관)이 행한 보정각하결정, 거절결정 또는 이의신청에 의한 취소결정 등의 처분 또는 특허권의 유효·무효 등을 둘러싸고 당사자간에 발생된 분쟁을 해결하기 위하여 특허청의 심판원에서 심리되는 쟁송의
해결절차를 말한다.

특허청을 상대로 하는, 사정계 심판이 있고, 청구인과 피청구인이 존재하는 당사자계 심판이 있다.

당사자계 심판은, 사정계 심판과 달리 특별히 심판의 제기기간이 정해져 있지 않으며, 이해관계인은 심판에 참가할 수 있다.

 

2. 권리범위 확인심판

권리범위확인심판은 권리자가 침해자를 대상으로 자기의 권리를 적극적으로 실현하기 위한 한 방편으로 이용할 수도 있으며, 침해 피의자가 권리자의 권리행사에 자신을 방어하기 위한 방편으로도 이용된다.
따라서, 권리범위 확인심판은 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판 2종류가 있다.

적극적 권리범위확인심판은 권리자가 특정한 기술내용(일반적으로 심판실무상 '(가)호 발명'이라 한다)을 실시하고 있는 자를 상대로 「(가)호 발명이 등록된 권리의 보호범위에 속한다」라는 심결을 구하는 심판을 말하며,
소극적 권리범위확인심판은 (가)호 발명을 실시하는 이해관계인이 권리자를 상대로 「(가)호 발명은 특허권자의 보호범위에 속하지 않는다」라는 심결을 구하는 심판이다.

권리범위확인심판의 심결을 법원의 구체적인 증거로 채택할 것인가는, 전적으로 법관의 재량이다.

 

3. 무효심판

특허가 그 출원일 전에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 용이하게 발명할 수 있는 것인지를 파악할 필요가 있으며, 그러기 위해 선행기술을 조사하고 적절한 선행기술이 발견되면 이를 근거로 무효심판을 청구하는 것이 보통이다.

특허 무효심판을 통해, 침해 피의자는 등록된 특허권 등을 무효에 몰두하게 되지만, 권리자는 자기의 권리를 최종적으로 실현시키기 위해서는 이의 적극적인 방어에 의해 무효되는 것을 방지하는 노력을 해야한다. 왜냐하면, 특허권은 무효심판에 의해서만 무효로 될 수 있으며, 무효심결이 확정되면 원칙적으로 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보기 때문이다.

 

4. 이의신청

(1) 특허절차는, 심사관의 특허사정과 등록공보 발행 등의 절차를 거치게 되는데, 출원 후 침해자가 발생되는 경우 그 침해자의 침해 행위를 계속 감시해 오다가 특허가 되면 바로 권리를 실현하고자 한다.
그러나, 특허법은 심사관의 심사외에, 일반국민에게 일정한 기회를 부여하고 있는데 그것이 바로 이의신청제도이다.


(2) 이의신청제도란 특허권의 설정등록에 따른 등록공고가 있는 경우 등록공고일부터 3월간 누구든지 당해 특허권이 이의신청이유에 해당함을 이유로 특허청장에게 이의를 신청하는 제도를 말하며,
이의신청이 있는 경우 특허청장은 3인의 심사관 합의체를 지정하고 그 심사관 합의체로 하여금 이의신청을 심사하게 한다.
심사결과 이의신청이 타당한 경우 심사관은 당해 특허를 취소하는 결정을 하게 되며, 이의신청이 부당한 경우에는 특허유지결정을 하게 된다.
특허취소결정이 확정되면 당해 특허권은 소급하여 처음부터 없었던 것으로 보며, 특허권자는 특허취소결정이 된 경우 그 등본송달일부터 30일 내에 특허심판원에 심판을 제기하여 불복할 수 있다.


(3) 이의신청제도는 권리자의 권리실현에 대해 침해 피의자가 무효심판 전에 강구할 수 있는 대책의 하나이다.


(4) 이의신청제도는 실용신안의 경우 무심사등록이 되기 때문에 별도로 존재하지 않는다.


(5) 상표이의신청제도
- 특허청의 상표 출원공고에 대한 이의신청 현황분석 자료에 따르면, 패션 또는 기호상품업종인“의류 및 장신용품”, “의류, 주류등의 상품의 알선·중개업 판매대행업”, “화장품”, “가방류”, “신발류”등 5개 업종에 이의신청(9,479건)이 집중적으로 청구되고 있는 것으로 나타났다.
이들 상품류에서도 이의신청을 통한 브랜드관리 경쟁이 가장 치열한 분야는“의류 및 장신용품”이고, 의류, 주류 상품의 판매대행, 알선, 중개업”의 서비스업종이 그 뒤를 잇고 있으며, “화장품류”도 3위를 차지하였다.
이의신청 열기가 높은 업종은 유행에 민감하고 브랜드 이미지 선호도가 높은 여성과 청소년취향의 품목들이고, 이들 업종에서는 품질의 차이보다는 브랜드파워가 시장점유율경쟁을 좌우하는 것이 특색이다.
이의신청이 가장 많은 “의류 및 장신용품”에서 1, 2위 이의신청자는 외국 브랜드인 “폴로”와 “샤넬”이고, 화장품을 제외한 이의신청 상위 업종에서도 구찌”, “필라”등 외국브랜드가 이의신청을 선도하고 있다.
상표이의신청은 자사브랜드와 동일·유사한 경쟁업체 브랜드의 상표등록 배제를 특허청에 청구하는 제도이고, 그 비용도 저렴하여 가장 효과적인 브랜드관리 방안이라고 할 수 있다.
등록된 경쟁사의 상표를 심판이나 소송을 통하여 취소 또는 무효화할 경우 많은 비용과 시간이 소요되고, 일단 취소 또는 무효가 되더라도 민사, 형사적인 사후절차가 여전히 남게되어 실질적 손해가 완전히 치유되기는 어려운 반면, 이의신청 단계에서 경쟁사의 상표등록이 배제되면 이러한 절차가 필요 없으므로 대단히 경제적인 브랜드 관리방안이라 할 수 있다.

 

5. 경고장 받은자의 대응

권리자가 침해피의자를 상대로 경고장을 발송하거나 민, 형사 소송을 제기하고 침해 피의자가 권리자를 상대로 무효심판을 청구하는 경우 권리자는 자기의 권리가 무효되는 것을 방지하기 위해 특허 명세서 등의 정정을 목적으로 하는 정정심판을 청구할 수 있다.
다만, 특허이의신청이 계속되고 있는 경우에는 청구할 수 없다.

의장, 상표에는 존재하지 않은 제도이다.

 

6. 통상실시권 허여심판

일반적으로 침해의 주장은 권리자가 비권리자에게 주장하는 경우가 대부분이지만, 특허권자가 다른 특허권자에게 자신의
특허발명과 다른 특허권자의 특허발명이 동일하므로 그 실시 행위가 자신의 특허권을 침해하는 것임을 주장하는 경우가 있을 수 있다. 이러한 권리자 간의 침해 형태는 특허권자와 의장권자 사이 또는 특허권자와 실용신안권자 사이 또는 실용신안권자와 의장권자 사이에서 각각 발생될 수 있다.

발명, 고안, 물품의 개발은 완전히 새로운 내용에 한정되는 것이 아니라 기존에 존재하고 있던 선행기술 등을 바탕으로 이를 개량하는 것이 보통이다.

개량된 후출원 발명이 특허로 등록되더라도 선행기술이 유효한 특허권으로 존재한다면 후등록된 개량발명의 특허권자는 자신의 등록받은 특허에 대한 자신의 권리실현과 별도로 그 특허발명을 실시하려면 선특허권자의 권리실현과 저촉되므로 이 경우 그 선특허권자의 허락을 얻어야 하며, 무단으로 자신의 특허발명을 실시하게 되면 선특허권을 침해하는 것이 되고, 선특허권자는 후특허권자를 상대로 특허권 침해를 주장할 수 있다. 중요한 점은 선특허권자도 후특허발명의 개량된 부분을 실시하려고 하면 후특허권자의 허락을 얻어야 하며 그렇지 않은 경우에는 후특허권자는 선특허권자를 상대로 특허권 침해를 주장할 수 있다.
위와 같은 관계를 법에서는 "이용, 저촉관계"라고 부르고 있다. 자신의 특허발명이 선출원하여 등록된 타인의 특허발명, 실용신안 등과 이용·저촉관계에 있는 경우, 후출원된 이용·저촉발명에 관한 특허권자나 실시권자는 선권리자의 동의를 얻지 않으면 자신의 발명을 실시할 수 없다. 이때, 후출원에 의한 권리자가 선출원에 의한 권리자와 실시에 대한 협상을 하였음에도 불구하고 그 협의가 성립되지 않았거나 할 수 없는 경우 후출원 권리자는 선출원 권리자를 상대로 실시권허여를 구하는 심판을 특허심판원에 청구할 수 있으며, 이를 인정하는 심결이 확정되면 이용·저촉발명에 대한 후출원 권리자는 그 심결에서 정한 바에 따른 대가를 지급하고, 선출원 권리를 실시할 수 있다.

 

7. 상표등록 취소 심판

상표등록무효와 달리, 등록 상표사용을 강제하기 위해 심판에 의해 상표권소멸을 가능하게 하고 있다. 그러므로, 상표권 침해 피의자는 상표권자가 올바른 상표사용을 하지 않는다고 판단될 때 상표권자의 권리실현에 대응하는 수단으로 특허심판원에 상표등록 취소심판을 청구할 수 있다. 상표등록의 취소는 일단 유효하게 설정등록된 상표를 사후적으로 발생된 법정 취소사유에 해당함을 이유로 심판절차를 통해 그 등록의 효력을 장래를 향하여 소멸시키는 것을 말한다. 구체적인 법정취소 사유는 다음과 같다.

(1) 상표권자의 부정사용

상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우

(2) 등록상표의 불사용

상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자중 어느 누구도 정당한 이유없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일전 계속하여 3년이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우

(3) 상표권의 부당이전

상표권을 분할이전할 때 유사한 지정상품은 함께 이전해야 하는데 그렇지 않은 경우, 공유상표권의 경우 공유자 전원의 승낙 없이 지분을 이전하거나 질권을 설정한 경우, 업무와 분리하여 업무표장을 양도한 경우, 저명한 업무표장과 동일, 유사한 상표가 동록된 후 이를 업무와 분리하여 양도한 경우, 단체표장을 법인의 병합에 의하지 아니하고 양도하였거나 특허청장의 허가를 받지 않고 양도한 경우

(4) 단체표장의 경우

단체표장에 있어서 소속단체원이 정관의 규정에 위반하여 단체표장을 타인에게 사용하게 한 경우, 단체표장의 설정등록을 한 후 제9조제3항의 규정에 의한 정관을 변경함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 할 염려가 있는 경우

(5) 정당한 외국 상표권자의 승낙 없이 그 대리인 등이 행한 상표등록

속지주의 또는 상표독립의 원칙에 따라 국내에서 상표등록을 받지 않는 하, 아무리 외국에서 상표등록을 받은 자라도 그 사실만으로는 국내에서의 보호가 인정되지 않는다. 그러나, 이의 예외로서 정당한 외국 상표권자를 보호하기 위해 당해 부당한 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구한 경우

(6) 사용권자의 오인, 혼동행위로 인한 상표등록취소

상표권자가 상당한 주의를 한 경우를 제외하고, 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우.

(7) 상표권 이전에 의한 오인, 혼동

상표권의 이전으로 인하여 유사한 등록상표가 각각 다른 상표권자에게 속하게 되고 그중 1인이 자기의 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 부정경쟁을 목적으로 자기의 등록상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우

 

8. 심판절차 일반

(1) 심판청구서의 제출

(2) 합의체의 구성 및 심판장의 방식심사

(3) 심판청구의 적법요건 심사

(4) 심판청구의 당부 심리

(5) 특허심판에서 적용되는 원칙 및 제도

① 직권주의

특허심판에서 심판관은 당사자 또는 참가인이 신청하지 않은 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 다만, 이 경우에는 반드시 이를 당사자 또는 참가인에게 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 그러나, 당사자가 신청하지 않은 청구항이나 청구취지에 대해서는 심판할 수 없다.

② 참가제도

당사자계 심판에 있어서 당해 심판의 결과에 대해 법률적인 이해관계를 갖는 자는 그 심판의 심리가 종결되기 전까지는 그 심판에 참가할 수 있다. 별도로 심판을 청구할 수 있는 지위에 있는 자라면 청구인측에 당사자참가를 할 수 있으며, 이러한 자가 아닌 자가 하는 참가는 보조참가로서 청구인측, 피청구인측 어디라도 참가가 가능하다. 참가인은 기본적으로 일체의 심판절차를 행할 수 있다.

③ 제척 및 기피제도

심판의 당사자나 참가인은 심판관이 제척사유에 해당하거나 기타 심판의 공정을 해할 염려가 있는 경우 특허심판원장에게 제척·기피의 신청을 할 수 있다. 이 경우 특허심판원장은 이를 심리할 별도의 합의체를 구성하게 되며, 결정에 의해 제척·기피사유의 존재가 인정되는 경우 그 심판관은 더 이상 심판에 관여할 수 없고 새로운 심판관으로 교체된다.

(6) 심리종결 및 심리