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특허침해

소송 제기

 

1. 특허침해

 

특허법 규정에 따르면 특허발명을 생산하는 행위, 사용하는 행위, 타인에게 판매하는 행위, 타인에게 대여하는 행위, 판매, 양도 또는 대여할 목적으로 전시하는 행위, 외국으로부터 국내로 수입하는 행위, 판매 또는 대여하기 위해 청약하는 행위를 업으로 하는 경우 특허침해라고 하고 있다. 따라서, 단순히 개인적으로 사용하거나 교육연구를 위한 행위는 침해가 성립되지 않는다. 그러므로, 특허를 침해하는 자는 침해품의 생산자, 판매자, 사용자, 대여자, 수입, 수출하는 자, 전시하는 자는 그 주체가 서로 다르더라도 모두 침해자가 된다. 또한, 일회의 생산이나 판매의 경우에도 특허권의 침해에 해당된다. 한편, 생산자로부터 침해품인지 모르고 정당하게 대가를 지불하고 판매자가 물품을 구입하고 다시 판매한 경우라도 이는 특허권 침해를 구성한다. 그러나, 소비자가 침해품을 구입하여 개인적으로 사용하는 것은 침해가 아니다.


(1) 침해(직접침해)의 판단기준


① 문언적 침해 유형


전형적 유형 - 침해대상품과 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소들이 모두 동일한 경우, 이 경우에는 침해대상품이 특허발명의 구성요소 모두를 포함하고 또 다른 구성들을 더 포함한다 할 지라도 침해를 면할 수 없다. 그러나, 침해대상품이 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소 중 어느 하나 이상을 포함하지 않는다면 원칙적으로 비침해이다.


② 일반적 침해 유형


특허침해 판단에 있어서 가장 어려운 점은 권리자의 특허발명과 침해대상품을 비교하는 일이고, 그러한 비교 과정에서 적용되는 원칙과 학설들이 다양하다는 것이다. 따라서, 대부분의 특허침해 판단은 일반적으로 선행기술에 해당되는 특허발명의 구성요소는 권리범위에서 제외되고, 구성요소 일부를 포함하지 않더라도 그로 인해 오히려 효과가 감소하고 이것이 특허권 회피를 위한 설계변경으로 인정되는 경우 특허권침해를 구성하고, 일견하여 서로 다른 구성요소이지만 실질적으로 동일한 방법 및 동일한 기능에 의해 동일 효과가 달성되면 양자는 동일한 것으로 판단하거나, 출원과정에서 특허권자가 의식적으로 제외시킨 기술은 권리범위에서 제외되는 것과 같이 많은 원칙 및 학설들을 복합적으로 적용하여 해석해야만 한다.


(2) 간접침해


특허권의 내용이 새로운 구조의 만년필이고 그것이 특허등록된 경우 권한 없는 제3자가 이 만년필을 제조, 판매하는 행위는 등록된 특허권의 침해가 성립된다. 만약, 제3자가 만년필을 판매하지 않고 만년필의 클립을 판매하고 또 다른 자가 만년필촉을 판매하고 있다면 소비자는 그것들을 각각 따로 구입하여 조립하면 특허된 만년필을 구입하는 효과를 얻을 수도 있다.

이 경우 원칙적인 특허침해 이론에 따르면 특허청구범위에 기재된 만년필과 만년필의 클립 및 만년필촉은 서로 다른 물건으로 취급되어 특허침해가 되지 않으므로 특허권자는 자기의 권리를 실현할 수 없게 된다. 이러한 불합리점을 방지하기 위해 일정한 요건하에 특허품의 일부 부품만을 생산해서 판매하는 행위에 대해 특허권 침해로 인정하는 것을 간접침해라고 한다.


가. 간접침해 요건


간접침해가 성립하기 위해서는 별도로 판매되고 있는 클립과 만년필촉이 특허된 발명이 아닌 다른 만년필을 조립하는 데에는 사용이 불가능하고 반드시 특허된 만년필을 조립하는 데에만 사용되어야 한다.


나. 현실성


간접침해 규정에 의해 특허권자는 다소 광범위한 구제를 받을 수는 있지만 그 법적 요건의 엄격한 해석과 입증의 어려움 등으로 인해 현재 우리 나라에서 간접침해를 인정받는 경우는 거의 없다.


다. 대안


이러한 점을 극복하기 위해, 특허 출원시에 특허발명 전체를 청구하는 것뿐만 아니라 그 개개의 부품별로 권리화하기 위해 이에 대한 별도의 청구항으로 청구하는 것이 특허실무이다.